'Vehicle wheel rims' 등록디자인 무효소송
등록공동체디자인의 무효절차에서 무효심판부의 결정 (2008.01.31) / 심판번호 : ICD 000003853 /
본 디자인 무효소송은 청구인 RH ALURAD Höffken GmbH가 유럽공동체상표청(OHIM)에 등록되어 있는 피청구인 Sport‐Service‐Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH의 “Vehicle wheel rims” 디자인이 독일특허상표청 (GPMA)에 피청구인이 앞서 등록한 디자인과 동일하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.
청구인 vs 피청구인
심판부결정
OHIM 무효 심판부는 B의 디자인은 독창성이 부족하다는 이유로 무효로 선언하였다.
판례내용을 결정짓는 요소는 2가지이다.
첫번째는 디자인의 신규성에 관한 것이다. 만약 사소한 특징에서만 다르다면 디자인은 동일한 것으로 간주하나 OHIM무효심판부에서는 A의 증거물과 B의 디자인이 다음 사항이 유사 및 상이하다고 판단하였다. 그 결과 심판부는 양 디자인의 형상은 다소 상이하다고 판단하여 B의 신규성을 인정해 주었다.
[유사점]
① 양 디자인은 9개의 스포크(Spoke)1)를 가짐
② 스포크들은 터빈 스타일로 디자인됨
[차이점]
① A의 증거물은 B의 디자인에 비하여 2개의 부품(내/외부링)으로 구성되어 있음
② A의 증거물에서 스포크의 전측은 림(rims)의 전측 모서리로부터 내측으로 들어가 있음
③ 스포크의 전측은 B의 디자인은 거칠게 경사져 있으나, A의 증거물은 부드럽게 경사져 있음
④ A의 증거물의 나사홀(및 나사)들은 가시적임 (B 디자인에는 없음)
두번째는 독창성에 관한 것이다. 만약 당업자가 양 디자인의 전체적인 인상이 상이하다고 여기면 B의 디자인은 독창성을 인정 받는다. 그러나 당업자는 휠 림에 친숙하고, 시장의 휠 림의 선택의 폭이 넓고 디자이너의 자유도는 단순히 림의 기능성에 의해 제한된다는 것을 안다.
그리하여 양 디자인은 터빈스타일의 스포크들을 가지고 있으며 전체적인 인상은 이러한 터빈스타일과 같은 림의 배열로 결정된다. 양 디자인은 중요한 기술적인 세부사항을 제외하고 당업자에게 전체적으로 동일한 인상을 주므로 B의 디자인은 독창성이 결여된다고 판단한다.
판례시사점
본 판례는 피청구인이 OHIM에 등록한 000119623-0001(이하:등록디자인)이 독일특허청에 등록 된 디자인에 비해 독창성이 부족하다는 이유로 무효화된 판례이다. 양 디자인은 기술에 의한 차이점을 제외하고 상이한 부분이 있어 신규성은 인정되지만, 전체적으로 동일한 인상을 준다고 판단되었다. 두 디자인은 동일 출원인에 의해 등록되었음에도 불구하고 무효의 결과에는 변함이 없다.
OHIM 판례들 중에는 타국에 등록되어 있는 동일 출원인의 디자인에 의해 OHIM의 등록디자인이 무효화되는 경우가 종종 있다. 그 이유는 OHIM에 등록된 디자인의 경우 그 권리의 범위가 EU 국가 전체에 미치기 때문에 그 권리를 해당국가로 축소시키기 위해 벌어지는 싸움이라고 볼 수 있다.
본 판례의 경우에도 OHIM의 등록디자인이 무효화되면서 EU 전역에 미치던 등록디자인의 권리 범위가 독일로 한정된 것을 알 수 있다.
피청구인이 OHIM에 등록디자인을 출원할 때 독일에 우선적으로 등록한 2003년 7월 4일을 우선일로 주장하였다. 즉, 동일 디자인(디자인번호 40304663)을 독일특허청에 2003년 7월 4일에 출원한 후 OHIM에 추후 출원/등록 한 것이다.2)
본 판결에 의해 피청구인의 등록디자인은 무효되었음에도 불구하고 독일 특허청에 동일한 디자인이 등록되어 있음을 확인 할 수 있었으며, 지금도 모델명 : “RS8”로 피청구인의 홈페이지(www.sportservice.lorinser.com)에서도 판매중이다.3)
[참고사항]
1) 스포크 : 차축과 바퀴의 둘레를 연결한 방사상의 부재(部材)./ 네이버백과사전
2) 출처 : http://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register?GSNR=40304663-0001
3) 출처 : http://www.sportservice.lorinser.com/en/vehicles/s2010-light_metal_rims-2.html