유명 여성 그룹 가수 2NE1. 지금은 ‘유명 여성 그룹 가수’라는 수식어 없이도 2NE1이란 이름만으로도 4명의 여성 멤버와 그들의 히트곡이 자연스레 연상되지만, 데뷔 초기에는 그들의 그룹명과 관련해 대법원까지 이어진 상표분쟁이 있었다. 가수 2NE1과 2NE1 상표를 등록출원한 외국 회사 간에 일어난 본 판례의 주요 쟁점은 가수 2NE1 명칭의 ‘저명성’이었다.



2009년 3월 27일 가수 2NE1은 가수 빅뱅과 함께한 디지털 싱글 롤리팝(Lollipop)과 LG전자 CYON 광고를 통해 데뷔했다. Lollipop은 뮤직비디오로도 제작되어 높은 조회 수 기록은 물론 각종 음악 사이트의 음원 순위 1위에 오르며 데뷔와 동시에 높은 인지도를 형성했다.



이로부터 약 2개월 후인, 2009년 5월 25일 제스퍼 엘티디(이하, 제스퍼)는 ‘눈썹용 연필, 립스틱, 매니큐어, 아이섀도, 마스카라’ 등을 지정상품으로 2NE1 상표를 등록출원했다. 가수 2NE1이 데뷔한 지 얼마 되지 않은 시기였지만, 특허청 심사관은 2NE1을 저명한 타인의 명칭이라 판단하여 상표법 제7조 제1항 제6호¹에 의해 제스퍼의 2NE1 상표 등록을 거절결정했다. 제스퍼는 곧 거절결정에 대한 불복 소송을 진행했다.

특허심판원과 특허법원 모두 특허청의 원 거절결정과 같은 이유로 제스퍼의 상표등록의 거절결정을 유지했다. 그러나 제스퍼는 다음과 같이 주장하며 대법원까지 소송을 이어갔다.

먼저 여자 그룹 가수로서의 2NE1은 10~20대 젊은 층에만 일부 알려진 것으로 저명하지 않다. 특히 본 상표의 출원일인 2009년 5월 당시에 2NE1이 현저한 성명 또는 명칭이라고 볼 수 없어 ‘상표 등록여부결정 시’에는 제7조 제1항 제6호의 거절 사유에 해당하더라도 ‘상표등록출원 시’에 이에 해당하지 아니하는 것에 대하여는 당해 규정은 적용하지 아니한다는 제7조 제2항²에 따라 ‘2NE1’은 출원일 무렵에 저명한 타인의 명칭이 아니라고 주장했다.


이에 대한 대법원의 최종결론을 정리하면 다음과 같다.
첫째, 증거 채택의 불법성(출원일 이전이라는 것이 불명확한 증거의 채택).
상표법 제7조 제2항에서 말하는 ‘상표등록출원 시’의 의미는 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하는지 여부의 판단 기준시점을 의미하는 것으로 상표등록출원 시에 저명한 상표에 해당함을 인정하기 위한 증거가 상표등록출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니다. 즉, 가수 2NE1이 저명성을 입증하기 위해 제출한 증빙자료가 상표출원 이후에 작성된 것이라도 상표등록출원 시의 저명성을 입증하는 증거로 채택할 수 있다는 뜻이다.

둘째, 법률적용의 오해(저명성 판단의 기준 오해).
제스퍼의 상표 등록출원일이 비록 가수 2NE1이 대중매체에 모습을 드러낸 지 약 2개월여 후에 불과하더라도, 인터넷의 광범위한 보급과 함께 손쉽고 빠르게 음원에 접근할 수 있어 대중음악의 확산이 빠르고 K-pop의 확산과 한류열풍으로 수요자층도 나이에 제한 없이 기호에 따라 다양하게 형성되어 있다. 따라서 가수 2NE1이 국내 수요자 사이에서의 저명성을 획득³하여 제스퍼 상표의 출원일 무렵 가수 2NE1은 저명한 타인의 명칭에 해당한다. 따라서 그와 동일한 제스퍼의 출원상표의 등록을 허용할 경우에는 립스틱, 매니큐어, 아이섀도 등의 지정상품이 가수 2NE1과 관련 있는 것으로 오인·혼동할 우려가 크고 타인의 인격권을 침해할 염려가 있다.

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최종적으로 대법원도 원심의 결정을 지지하며, 제스퍼의 2NE1 상표등록거절을 정당하다고 보았다. 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 2NE1의 이름은 아무나 쓸 수 있는 것이 아니라는 결론이다(2NE1, NOT to any one). 우연의 일치이건 고의적인 상표등록이었건 유명인의 이름을 제3자가 상표로 등록출원하려는 사례가 빈번히 발생하고 있다. 공정한 시장거래 형성과 수요자의 이익보호를 위해 타인의 명성에 편승하려는 상표등록출원은 지양해야 한다.

1 [제7조 제1항] 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.
   [제7조 제1항 제6호] 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.
2  [제7조 제2항] 제1항제6호·제9호·제9호의2 및 제10호의 규정에 해당하는 상표라도 상표등록출원 시에 이에 해당(상표등록출원인이 당해 규정의 타인에 해당하는지 여부에 관한 사항을 제외한다)하지 아니하는 것에 대하여는 당해 규정은 적용하지 아니한다. ( <참고> 34차 상표법 일부개정시 변경 - 제1항제6호·제7호·제7호의2·제8호·제8호의2·제9호·제9호의2 및 제10호는 상표등록출원 시에 이에 해당하는 것에 대하여 적용한다. 다만, 상표등록출원인(이하 “출원인”이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 상표등록결정 및 상표등록거절결정의 어느 하나에 해당하는 결정(이하 “상표등록여부결정”이라 한다) 시를 기준으로 한다.<개정 2013.4.5.>)
3 타인의 명칭 등이 저명한지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 25. 선고 2003후2096 판결 등 참조). 



 

글 / 디자인맵 편집부
감수 / 김기훈 변리사 (해담특허법률사무소)